發(fā)文機關國家知識產權局
發(fā)文日期2022年07月04日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年07月04日
效力級別部門規(guī)范性文件
2017年12月7日，瑞安市豪運機械有限公司向溫州市知識產權局投訴郭某侵犯其擁有的“三維包裝機的傳動裝置”（專利號為ZL201620913636.X）實用新型專利。2018年11月12日，溫州市知識產權局作出行政裁決，認定侵權成立，責令郭某停止生產、銷售侵權產品，郭某未提起行政訴訟。2019年7月1日，瑞安市豪運機械有限公司再次向溫州市知識產權局投訴郭某生產銷售的同類產品侵犯其同一專利權。
2019年9月4日，溫州市知識產權局作出行政裁決，認定侵權成立，責令郭某立即停止侵權行為并銷毀侵權產品。郭某不服提起行政訴訟。2020年3月24日，浙江省寧波市中級人民法院駁回郭某訴訟請求。郭某在最高人民法院提起上訴后撤訴。2021年2月26日，溫州市知識產權局對郭某涉嫌重復侵犯同一專利權的行為予以立案調查，根據(jù)相關行政裁決和裁判文書，認定郭某實施的侵權行為構成重復侵權。
郭某重復侵犯瑞安市豪運機械有限公司擁有的“三維包裝機的傳動裝置”（專利號為ZL201620913636.X）專利權的行為，構成《浙江省專利條例》第五十一條規(guī)定的重復侵權行為。溫州市市場監(jiān)督管理局根據(jù)該條例第四十六條規(guī)定，依法責令郭某停止侵權行為，并對其作出罰款6.5萬元的行政處罰決定。
理解與適用
一、 推選經過和指導意義
該案由浙江省知識產權局向國家知識產權局報送。根據(jù)《國家知識產權局關于知識產權行政執(zhí)法案例指導工作的規(guī)定（試行）》，經審核遴選、專家評審、案例指導工作委員會審議，該案例在重復專利侵權行為的認定和規(guī)制等方面具有指導意義，可作為備選指導案例。2022年3月，該案例經國家知識產權局局務會審議通過，作為第二批指導案例發(fā)布。
本案是對重復專利侵權行為相關規(guī)定的適用。重復專利侵權是典型的故意侵權，侵權人主觀故意和過錯明顯，客觀上給專利權人造成較大經濟損失，對市場公平競爭秩序的破壞程度更大，應該承擔更重的法律責任。但是，重復專利侵權行為認定是一個復雜的法律問題，涉及侵權行為的判定、對不同侵權行為的對比等，有時還需識破實際侵權人更換“馬甲”的假象。
現(xiàn)行《中華人民共和國專利法》《專利法實施細則》對重復專利侵權行為未作規(guī)定。部門規(guī)章《專利行政執(zhí)法辦法》第二十條規(guī)定，對于重復侵權行為，管理專利工作的部門可以依請求直接作出責令立即停止侵權行為的處理決定。目前，北京、天津、河北、浙江、福建、河南、湖北、廣東、重慶、四川、貴州、新疆等省（自治區(qū)、直轄市）在地方性法規(guī)中，明確規(guī)定對于重復專利侵權行為可以給予行政處罰。
該指導案例準確適用地方性法規(guī)，明確了重復專利侵權的認定標準和行政處罰程序。對于行政裁決或者司法裁判生效后被請求人未停止侵權行為，持續(xù)或再次侵犯同一專利權的情形，可以適用重復專利侵權行為的規(guī)定予以規(guī)制，即管理專利工作的部門對當事人再次侵犯同一專利權作出行政裁決后，負責專利執(zhí)法的部門可根據(jù)地方性法規(guī)對重復專利侵權行為作出行政處罰。該指導案例有效保護了權利人的創(chuàng)新積極性，有助于維護市場競爭秩序，同時體現(xiàn)了地方性法規(guī)在我國正式法律淵源中的重要作用，對于進一步健全和完善我國專利法律制度具有重要意義。
二、 案件要點的解讀與說明
該指導案例的案件要點為：對于行為人侵犯他人專利權，在行政裁決或者司法裁判生效后未停止侵權行為，就同一專利權持續(xù)或者再次實施侵權行為的，可以依據(jù)地方性法規(guī)直接認定為重復侵權行為并給予行政處罰。通常情況下，在認定重復專利侵權時，一般需要考慮以下幾方面因素。
（一）地方性法規(guī)有關重復專利侵權的規(guī)定
我國的正式法律淵源包括憲法、法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)和行政規(guī)章等?！吨腥A人民共和國立法法》第七十二條規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常務委員會根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)相抵觸的前提下，可以制定地方性法規(guī)。《中華人民共和國立法法》第七十三條第二款規(guī)定，除該法第八條規(guī)定的事項外，其他事項國家尚未制定法律或者行政法規(guī)的，省、自治區(qū)、直轄市和設區(qū)的市、自治州根據(jù)本地方的具體情況和實際需要，可以先制定地方性法規(guī)?！吨腥A人民共和國行政處罰法》第十二條規(guī)定，地方性法規(guī)可以設定除限制人身自由、吊銷營業(yè)執(zhí)照以外的行政處罰。
根據(jù)上述規(guī)定，在《中華人民共和國專利法》《專利法實施細則》沒有就重復專利侵權行為作出明確規(guī)定的情況下，地方性法規(guī)可以對重復專利侵權行為的認定和處罰作出規(guī)定。例如《浙江省專利條例》第五十一條規(guī)定，本條例所稱的重復侵權，是指同一侵權人經人民法院或者專利行政部門依法認定侵犯他人專利權并作出裁決或者處理決定后，再次侵犯同一專利權的行為?！墩憬＠麠l例》第四十六條規(guī)定，有本條例第二十二條第一款規(guī)定的重復侵權行為的，由專利行政部門責令侵權人停止侵權，沒收違法所得，并可以處違法所得二倍以上四倍以下的罰款；沒有違法所得的，可以處二十萬元以下的罰款。
（二）前行為與后行為相關要素的判斷
如果前行為（或稱首次侵權行為）與后行為的侵權主體相同，可結合案情將后行為認定為重復專利侵權。如果前行為與后行為的侵權主體不同，但實際控制人相同或者實際控制人存在特定關系，或者前行為與后行為的侵權主體存在公司法意義上的法人人格混同或者其他關聯(lián)關系，也存在可將后行為認定為重復專利侵權的可能性，需要結合案情具體判斷。
現(xiàn)行《中華人民共和國專利法》規(guī)定了五種應予規(guī)制的侵權行為，即制造、使用、許諾銷售、銷售、進口。在前行為和后行為均屬于未經專利權人許可實施其專利的侵權行為的情況下，侵權人具有主觀故意，認定為重復專利侵權時無須考慮具體行為類型。例如，前行為涉及制造、銷售專利產品，后行為涉及使用該專利產品，仍可將后行為認定為重復專利侵權。
（三）關于重復專利侵權行為起算時間的認定
《國家知識產權局關于重復專利侵權行為相關問題的批復（國知發(fā)保函字〔2021〕133號）》指出，首次侵權行為法院強制執(zhí)行程序終結之時，或權利人申請法院強制執(zhí)行期限屆滿之日，可認定為首次侵權行為相關的行政及司法程序結束的時間，其后發(fā)生的侵權行為即屬于重復侵權行為。
對專利侵權糾紛行政裁決案件，《中華人民共和國行政強制法》第五十三條規(guī)定，當事人在法定期限內不申請行政復議或者提起行政訴訟，又不履行行政決定的，沒有行政強制執(zhí)行權的行政機關可以自期限屆滿之日起三個月內，依照本章規(guī)定申請人民法院強制執(zhí)行。最高人民法院《關于適用＜中華人民共和國行政訴訟法＞的解釋》（法釋〔2018〕1號）第一百五十八條規(guī)定，行政機關根據(jù)法律的授權對平等主體之間民事爭議作出裁決后，當事人在法定期限內不起訴又不履行，作出裁決的行政機關在申請執(zhí)行的期限內未申請人民法院強制執(zhí)行的，生效行政裁決確定的權利人或者其繼承人、權利承受人在六個月內可以申請人民法院強制執(zhí)行。對于專利侵權民事案件，《民事訴訟法》規(guī)定“申請執(zhí)行的期間為二年”。管理專利工作的部門或權利人在上述法定期間內申請人民法院強制執(zhí)行，人民法院執(zhí)行程序終結，或者權利人未在法定期限內申請法院強制執(zhí)行，即可認定為首次侵權行為相關的法律程序結束。
該案中，溫州市知識產權局于2018年11月12日作出行政裁決，責令郭某停止生產、銷售侵權產品。其后，郭某沒有自行政裁決作出之日起十五日之內提起行政訴訟，也未履行行政決定。2019年7月1日，瑞安市豪運機械有限公司再次向溫州市知識產權局投訴郭某生產銷售的同類產品侵犯其同一專利權。按照《中華人民共和國行政強制法》《關于適用＜中華人民共和國行政訴訟法＞的解釋（法釋〔2018〕1號）》相關規(guī)定，此時已超出了首次侵權行為相關的法律程序結束的時間。2019年9月4日，溫州市知識產權局作出行政裁決。其后郭某提起行政訴訟，一審判決駁回郭某訴訟請求。在郭某提起上訴又撤訴后，一審判決生效。據(jù)此，溫州市知識產權局根據(jù)有關行政裁決和生效判決，認定郭某構成重復專利侵權行為，并由溫州市市場監(jiān)督管理局對其作出行政處罰，罰款6.5萬元。
該案是對《中華人民共和國專利法》《專利法實施細則》，特別是地方性法規(guī)有關重復專利侵權行為認定和處罰的具體適用，對重復專利侵權行為形成了有力打擊并對其規(guī)制形成示范效應，可以更好地維護專利權人的合法權益，有利于營造更加良好的營商環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境。
