某研究院訴國家知識產(chǎn)權局發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛案-國家知識產(chǎn)權局根據(jù)新理由或者證據(jù)作出駁回復審決定的條件與程序
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-3-024-030
關鍵詞
行政/發(fā)明專利申請駁回復審/法定程序/審查對象/聽證原則
基本案情
某研究院向國家知識產(chǎn)權局提出200880122922.*、名稱為“影像導引熱治療器定位系統(tǒng)及方法”的PCT發(fā)明專利申請，國家知識產(chǎn)權局先后發(fā)出二次審查意見通知書，最終以部分權利要求修改不符合專利法第三十三條的規(guī)定予以駁回。某研究院不服該駁回決定提起駁回復審申請并修改了權利要求，國家知識產(chǎn)權局復審部門發(fā)出一次復審通知書后，以涉案申請權利要求不具備創(chuàng)造性為由維持了駁回決定。某研究院于2016年向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟稱，國家知識產(chǎn)權局復審部門違反法定程序，超越職權，請求法院撤銷被訴決定，責令國家知識產(chǎn)權局復審部門重新作出復審決定。
北京知識產(chǎn)權法院于2019年2月11日作出（2016）京73行初1919號行政判決，駁回其訴訟請求。某研究院不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2019年8月8日作出（2019）最高法知行終5號行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為：第一，關于復審程序的審查對象。原則上，國家知識產(chǎn)權局復審部門在復審程序中一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進行審查。但是，基于審查效率及聽證原則的要求，如果復審部門發(fā)現(xiàn)審查文本存在足以用在駁回決定作出前已告知過申請人的其他理由及其證據(jù)予以駁回的缺陷，亦可以對與之相關的理由及其證據(jù)進行審查。因此，復審程序的審查對象原則上限于駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)以及駁回決定的作出前已告知過申請人的其他理由及證據(jù)。第二，關于根據(jù)新理由或者證據(jù)作出復審決定的條件與程序。在復審程序中，由于申請人修改專利申請等原因，國家知識產(chǎn)權局復審部門可能需要引入新理由或者證據(jù)作出復審決定。此時，根據(jù)聽證原則和正當程序原則，國家知識產(chǎn)權局復審部門應當發(fā)出“復審通知書”通知申請人，給予其陳述意見和修改的機會，而不能直接變更理由作出維持原駁回決定的復審決定。本案中，對增加區(qū)別特征（3）之后的權利要求是否具有創(chuàng)造性，國家知識產(chǎn)權局復審部門并未再次聽取某研究院的意見，而是逕行對創(chuàng)造性進行評判并據(jù)此維持駁回決定，原則上屬于引入新的理由或者證據(jù)。國家知識產(chǎn)權局復審部門本應再次發(fā)出復審通知書，給予某研究院再次修改或者陳述理由的機會。但是，基于國家知識產(chǎn)權局在實質(zhì)審查期間已經(jīng)對包含該區(qū)別特征的技術方案的新穎性引用同一對比文件進行過評述、新穎性評價與創(chuàng)造性評價的關系以及該區(qū)別特征（3）的相對獨立性等因素，本案符合足以用在駁回決定作出前已告知過申請人的其他理由及其證據(jù)予以駁回的情形，因而不屬于引入新事實或者證據(jù)作出復審決定的情形，不構成程序違法。
裁判要旨
一般而言，復審決定所針對的權利要求、對比文件、法律理由等相對于駁回決定發(fā)生變化的，均屬引入新的理由或者證據(jù)，國家知識產(chǎn)權局原則上應在作出復審決定前發(fā)出“復審通知書”通知申請人，給予其陳述意見和修改的機會，而不能直接變更理由作出維持原駁回決定的復審決定，只有極為特殊的情況下才容許例外。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條、第33條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第22條、第33條）
一審：北京知識產(chǎn)權法院（2016）京73行初1919號行政判決（2019年2月11日）
二審：最高人民法院（2019）最高法知行終5號行政判決（2019年8月8日）
