北京某醫(yī)藥公司訴國家知識產權局專利復審委員會等發(fā)明專利權無效行政糾紛案-馬庫什權利要求修改的司法判斷
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-024-007
關鍵詞
行政/專利相關行政案件/專利權無效/馬庫什權利要求/權利要求修改
基本案情
北京某醫(yī)藥公司起訴請求：撤銷國家知識產權局專利復審委員會（以下簡稱專利復審委員會）作出的第16266號無效宣告請求審查決定（以下簡稱第16266號決定），宣告本專利權全部無效。
專利復審委員會辯稱：第16266號訴決定正確，應駁回北京某醫(yī)藥公司訴訟請求。
一審法院經審理查明：本案涉及國家知識產權局于2003年9月24日授權公告、申請日為1992年2月21日、名稱為“用于治療或預防高血壓癥的藥物組合物的制備方法”的第9712634X.X號發(fā)明專利（以下簡稱本專利），專利權人為某會社。本專利授權公告的權利要求書如下：
“1.一種制備用于治療或預防高血壓的藥物組合物的方法，該方法包括將抗高血壓劑與藥物上的可接受的載體或稀釋劑混合，其中抗高血壓劑為至少一種如下所示的式（Ⅰ）化合物或其可用作藥用的鹽或酯，
其中:
R1代表具有1至6個碳原子的烷基；
R2和R3相同或不同，且各自代表具有1至6個碳原子的烷基；
R4代表:
氫原子:或
具有1至6個碳原子的烷基:
R5代表羧基、式COOR5a基團或式-CONR8R9基團，其中R8R9相同或不同并各自代表:
氫原子；
含有1至6個碳原子的未被取代的烷基；
含有1至6個碳原子的被取代的烷基，該烷基被羧基取代或被其烷基部分含有1至6個碳原子的烷氧羰基取代；或
R8和R9一起代表含有2至6個碳原子的被取代的亞烷基，該亞烷基被一個其烷基部分含有1至6個碳原子的烷氧羰基取代；
以及其中的R5a代表:
含有1至6個碳原子的烷基；
烷酰氧烷基，其中的烷?；糠趾屯榛糠指髯院?至6個碳原子；
烷氧羰基氧烷基，其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有1至6個碳原子；
（5-甲基-2-氧代-1，3-二氧雜環(huán)戊烯-4-基)甲基；或
2-苯并[c]呋喃酮基；
R6代表氫原子；和
R7代表羧基或四唑-5-基。”
本專利說明書記載：我們已經發(fā)現有限種類的1-（聯苯基甲基）-咪唑-5-羧酸衍生物具有優(yōu)良的AⅡ受體拮抗活性，由此可用作抗高血壓藥物并用于治療和預防心臟疾病。為此，本專利發(fā)明目的之一是提供了一系列新的1-（聯苯基甲基）-咪唑-5-羧酸衍生物。本專利說明書第107-108頁記載了權利要求1所述式I化合物的多個具體（試驗）化合物的活性數據，其相對于現有技術的化合物A具有意外效果。
針對本專利權，北京某醫(yī)藥公司于2010年4月23日向專利復審委員會提出無效宣告請求，其理由為本專利權利要求1不符合2001年施行的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第二十二條第三款、第二十六條第四款和2002年修訂的《中華人民共和國專利法實施細則》（以下簡稱《專利法實施細則》）第二十條第一款的規(guī)定。專利復審委員會作出16266號審查決定，在某會社于2011年1月14日提交的修改文本的基礎上，維持本專利權有效。
一審法院認為，第16266號決定首頁將無效宣告請求審查決定的類型確定為“維持專利權有效”僅能理解為是在某會社于2011年1月14日提交的修改文本的基礎上維持本專利權有效，而非是在本專利授權公告時的權利要求文本的基礎上維持本專利權有效。第16266號決定并不存在認定事實錯誤。某會社對該馬庫什權利要求中馬庫什要素的刪除并不直接等同于并列技術方案的刪除，不符合《專利法實施細則》第六十八條的規(guī)定。專利復審委員會對此以不符合上述規(guī)定而不予接受該修改文本并不存在法律適用錯誤。在專利無效的口頭審理階段，北京某醫(yī)藥公司對于專利復審委員會不予接受該不屬于并列技術方案的刪除的文本也當庭表示同意。關于創(chuàng)造性判斷，證據1并沒有定義或記載北京某醫(yī)藥公司所述的取代基R1、R13、R2、R3、R6、R7、R8同時分別是“R1代表4位連接的任意取代的苯基，其取代部位為5位上，R13為4唑基，R2代表氫，R3代表氫，R6代表直鏈丙烷基，R7代表支鏈丁烷基，R8代表羧基”的具體化合物。因此，北京某醫(yī)藥公司所述該具體化合物的技術方案并未在證據1中公開，不能據此評述本專利權利要求1的創(chuàng)造性。相對于證據1的中譯文第15頁所涉及的優(yōu)選化合物的第2個化合物（即證據1實施例329的化合物）與第3個化合物（即證據1實施例265C的化合物）而言，與本專利權利要求1相比，其區(qū)別在于實施例329、265C的化合物在咪唑4-位上的取代基分別為C2F5、COOH基團，而本專利權利要求1化合物在咪唑4-位上的取代基為權利要求1中所定義的R2R3（OR4），二者明顯不同，因此，證據1并未給出咪唑4-位上的取代基是羥基支鏈烷基或烷氧基支鏈烷基的技術啟示。同時，北京某醫(yī)藥公司也未提供現有技術的證據證明實施例329、265C的化合物在咪唑4-位上的取代基可以被羥基支鏈烷基或烷氧基支鏈烷基替代且替代之后具有相似的活性或作用。此外，根據說明書第2頁相應記載內容并無法得出北京某醫(yī)藥公司所述“AⅡ受體抑制活性與咪唑其他位置上的取代基關系不大”的結論。關于本專利權利要求1技術方案的技術效果，本專利說明書第107-108頁已經記載了權利要求1所述式I化合物的多個具體化合物的活性數據，其相對于現有技術的化合物A具有意外效果。因此，本專利權利要求1相對于證據1是非顯而易見的，具備《專利法》第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。綜上，根據《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項之規(guī)定，北京市第一中級人民法院于2011年12月20日作出（2011）一中知行初字第2403號行政判決：維持專利復審委員會作出的第16266號決定。
北京某醫(yī)藥公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷一審判決及第16266號決定，責令專利復審委員會重新作出審查決定。北京市高級人民法院認為，一審判決及第16266號決定認定事實不清，適用法律錯誤，應當予以撤銷。北京市高級人民法院于2013年9月24日作出（2012）高行終字第833號行政判決，撤銷一審判決和第16266號決定，專利復審委員會重新作出決定。專利復審委員會不服二審判決，向最高人民法院申請再審，請求撤銷二審判決，維持一審判決及被訴決定。最高人民法院于2017年12月20日作出(2016)最高法行再41號行政判決：撤銷二審判決，維持一審判決。
裁判理由
最高人民法院審查認為，馬庫什權利要求是化學發(fā)明專利申請中一種特殊的權利要求撰寫方式，即一項申請在一個權利要求中限定多個并列的可選擇要素概括的權利要求。馬庫什權利要求撰寫方式的產生是為了解決化學領域中多個取代基基團沒有共同上位概念可概括的問題，其本身一直被視為結構式的表達方式，而非功能性的表達方式。馬庫什權利要求限定的是并列的可選要素而非權利要求，其所有可選擇化合物具有共同性能和作用，并且具有共同的結構或者所有可選擇要素屬于該發(fā)明所屬領域公認的同一化合物。雖然馬庫什權利要求的撰寫方式特殊，但是也應當符合《專利法》和《專利法實施細則》關于單一性的規(guī)定。
馬庫什權利要求具有極強的概括能力，一旦獲得授權，專利權保護范圍將涵蓋所有具有相同結構、性能或作用的化合物，專利權人權益將得到最大化實現。而從本質而言，專利權是對某項權利的壟斷，專利權人的所享有的權利范圍越大，社會公眾所受的限制也就越多，因此，從公平角度出發(fā)，對馬庫什權利要求的解釋應當從嚴。馬庫什權利要求不管包含多少變量和組合，都應該視為一種概括性的組合方案。選擇一個變量應該生成一種具有相同效果的藥物，即選擇不同的分子式生成不同的藥物，但是這些藥物的藥效不應該有太大差異，相互應當可以替代，而且可以預期所要達到的效果是相同的，這才符合當初創(chuàng)設馬庫什權利要求的目的。因此，馬庫什權利要求應當被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，馬庫什要素只有在特定情況下才會表現為單個化合物，但通常而言，馬庫什要素應當理解為具有共同性能和作用的一類化合物。如果認定馬庫什權利要求所表述的化合物是眾多化合物的集合，就明顯與單一性要求不符，因此二審判決認為馬庫什權利要求屬于并列技術方案不妥，應當予以糾正。
鑒于化學發(fā)明創(chuàng)造的特殊性，同時考慮到在馬庫什權利要求撰寫之初，專利申請人為了獲得最大的權利保護范圍就有機會將所有結構方式盡可能寫入一項權利要求，因此在無效階段對馬庫什權利要求進行修改必須給予嚴格限制，允許對馬庫什權利要求進行修改的原則應當是不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。如果允許專利申請人或專利權人刪除任一變量的任一選項，即使該刪除使得權利要求保護范圍縮小，不會損傷社會公眾的權益，但是由于是否因此會產生新的權利保護范圍存在不確定性，不但無法給予社會公眾穩(wěn)定的預期，也不利于維護專利確權制度穩(wěn)定，因此二審法院相關認定明顯不妥，應當予以糾正。
馬庫什權利要求創(chuàng)造性判斷應當遵循創(chuàng)造性判斷的基本方法，即專利審查指南所規(guī)定的“三步法”。意料不到的技術效果是創(chuàng)造性判斷的輔助因素，而且作為一種倒推的判斷方法，具有特殊性，不具有普遍適用性。因此，只有在經過“三步法”審查和判斷得不出是否是非顯而易見時，才能根據具有意料不到的技術效果認定專利申請是否具有創(chuàng)造性，通常不宜跨過“三步法”直接適用具有意想不到的技術效果來判斷專利申請是否具有創(chuàng)造性。專利復審委員會和一審法院在對本專利權利要求1的創(chuàng)造性進行判斷時，嚴格遵循了“三步法”，認定權利要求l的式I化合物和證據1的式I化合物相比較具有兩項區(qū)別技術特征，然后對兩項區(qū)別技術特征的非顯而易見性進行了分析，從而認定本專利權利要求1具有創(chuàng)造性并無不當，專利復審委員會的該項再審申請理由成立，應當予以支持。
裁判要旨
1.馬庫什方式撰寫的化合物權利要求一直被視為結構式的表達方式，而非功能性的表達方式。馬庫什權利要求限定的是并列的可選要素而非權利要求，應當符合《專利法》和《專利法實施細則》關于單一性的規(guī)定。馬庫什權利要求應當被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，應當理解為具有共同性能和作用的一類化合物。
2.在無效階段對馬庫什權利要求進行修改必須給予嚴格限制，允許對馬庫什權利要求進行修改的原則應當是不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。
關聯索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款
一審：北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第2403號行政判決（2011年12月20日）
二審：北京市高級人民法院（2012）高行終字第833號行政判決（2013年9月24日）
再審：最高人民法院（2016）最高法行再41號行政判決（2017年12月20日）
