某啤酒工貿(mào)有限公司訴國家知識產(chǎn)權局、馬某軍外觀設計專利權無效行政糾紛案-專利法第二十三條第三款中“在先合法權利”的認定
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-3-024-024
關鍵詞
行政/外觀設計專利權無效/在先合法權利
基本案情
馬某軍是名稱為“啤酒罐”、專利號為201830256268.0的外觀設計專利專利權人。專利申請日為2018年5月28日，授權公告日為2018年12月18日。該外觀設計的罐身突出顯示“V8”文字。某啤酒工貿(mào)有限公司是第22475245號“V8”注冊商標的權利人，該商標申請日期為2016年12月30日；初步審定公告日期為2018年7月27日，注冊日期為2018年10月28日。某啤酒工貿(mào)有限公司以該專利不符合專利法第二十三條第三款的規(guī)定為由，請求國家知識產(chǎn)權局宣告該專利權無效。國家知識產(chǎn)權局于2020年11月3日作出第46751號無效宣告請求審查決定，維持該專利權有效；某啤酒工貿(mào)有限公司不服，向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟。
北京知識產(chǎn)權法院一審認為，某啤酒工貿(mào)有限公司自核準注冊之日才取得“V8”注冊商標的專用權，晚于該專利的申請日，并非在該專利申請日之前已經(jīng)取得的注冊商標專用權，亦不會構成該專利的在先權利沖突，故于2022年6月28日作出（2021）京73行初2743號行政判決：駁回某啤酒工貿(mào)有限公司的訴訟請求。某啤酒工貿(mào)有限公司不服，提出上訴。最高人民法院于2023年9月22日作出（2023）最高法知行終42號行政判決：一、撤銷北京知識產(chǎn)權法院（2021）京73行初2743號行政判決；二、撤銷國家知識產(chǎn)權局第46751號無效宣告請求審查決定；三、國家知識產(chǎn)權局就某啤酒工貿(mào)有限公司針對專利號為201830256268.0、名稱為“啤酒罐”的外觀設計專利提出的無效宣告請求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認為，專利法第二十三條第三款關于“授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權利相沖突”的立法目的是，避免外觀設計專利的實施與他人在先的合法權利相沖突。凡是因該外觀設計的實施可能侵害他人在先權利的情形，均屬于該款規(guī)定的規(guī)制范疇。因此，在審理外觀設計專利權授權確權行政糾紛案件中，對于專利法第二十三條第三款規(guī)定的“合法權利”不宜作狹義解釋，一般情況下，只要依法享有的、在該專利申請日之前已經(jīng)取得并在提起專利無效宣告請求時維持有效的權利或者利益，均應包括在內。商標權是專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權利之一。商標可區(qū)分為注冊商標和未注冊商標，商標權人對其注冊商標依法享有專用權，對其通過使用已與其取得對應關系，且實際上起到區(qū)分商品或服務來源的作用的未注冊商標，亦享有合法權益。
本案某啤酒工貿(mào)有限公司所主張的在先權利包括對“V8”標識的在先使用所享有的在先權益。某啤酒工貿(mào)有限公司的前身大理某公司在啤酒產(chǎn)品上使用和宣傳“大理啤酒V8”“大理V8”標識在該專利申請日之前已長達12年，具有較高知名度和影響力，消費者已經(jīng)將“大理啤酒V8”“大理V8”理解為大理某公司的“V8”啤酒，進而將“V8”標識與大理某公司逐步形成一定的特定聯(lián)系。而且，馬某軍居住生活地亦位于該啤酒的主要銷售地區(qū)，客觀上存在模仿、復制在先申請的商標標識的可能。可以認定該專利不符合專利法第二十三條第三款的規(guī)定，故改判撤銷一審判決，判令重新作出決定。
裁判要旨
外觀設計專利授權確權行政糾紛案件中，在本專利申請日之前已經(jīng)取得，在提起專利無效宣告請求時仍然合法存在的權利或者利益，均構成專利法第二十三條第三款規(guī)定的“在先合法權利”。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第23條第3款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第23條第3款）
一審：北京知識產(chǎn)權法院（2021）京73行初2743號行政判決（2022年6月28日）
二審：最高人民法院（2023）最高法知行終42號行政判決（2023年9月22日）
