孟某都技術有限公司訴國家知識產(chǎn)權局發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛案-對權利要求能否得到說明書支持的判斷
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-3-024-030
關鍵詞
行政/專利相關行政案件/發(fā)明專利申請駁回復審/基因序列類專利/說明書支持
基本案情
孟某都技術有限公司訴稱：1.國家知識產(chǎn)權局作出的第114549號復審請求審查決定（以下簡稱被訴決定）對專利法第二十六條第四款規(guī)定的“權利要求應當?shù)玫秸f明書支持”的理解和具體適用標準錯誤。2.根據(jù)基因抑制領域的公知常識，權利要求1技術方案（b）（c）（d）能夠得到說明書的支持。3.在分子生物學領域，當鑒定了某靶基因之后，根據(jù)靶基因的序列設計合適的dsRNA或小干擾RNA來實現(xiàn)基因阻抑是本領域的常規(guī)技術手段。如果僅僅SEQIDNO:818自身被授予專利權，對原告所付出的貢獻而言是不公平的，有違專利法鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的宗旨。因此，請求法院依法撤銷被訴決定，并判令被告重新作出決定。
國家知識產(chǎn)權局辯稱：被訴決定認定事實清楚，適用法律法規(guī)正確，審理程序合法，審查結論正確，原告的訴訟理由不能成立，請求法院駁回原告的訴訟請求。
法院經(jīng)審理查明：被訴決定涉及申請?zhí)枮?01110192130.6，名稱為“用于在植物中遺傳控制昆蟲侵襲的方法和組合物”的發(fā)明專利申請。作為被訴決定審查文本的修改后的權利要求1內(nèi)容如下：
“1.一種多核苷酸，選自下組：
(a)多核苷酸，其核酸序列如SEQIDNO：818所示；
(b)包含與SEQIDNO：818的核酸序列的至少90％序列同一性的多核苷酸；
(c)SEQIDNO：818的核酸序列的至少21個相鄰核苷酸的片段，其中鞘翅目植物害蟲攝入包含與所述片段互補的至少一條鏈的雙鏈核糖核苷酸序列，抑制所述害蟲的生長；和
(d)上述(a)、(b)或(c)的序列的完全互補序列。”
涉案申請說明書記載：通過建立cDNA文庫，測定了能阻抑玉米根蟲發(fā)育或導致其死亡的序列，并拼接出了SEQIDNO:818，驗證了針對SEQIDNO:818的dsRNA對玉米根蟲發(fā)育生長的阻抑效果，其中F1對應SEQIDNO:818的第231至第275位的45bp，F(xiàn)2對應SEQIDNO:818的第449至第498位的50bp，F(xiàn)3對應SEQIDNO:818的第606位至第651位的46bp，F(xiàn)7是F1和F2串接的95bp，F(xiàn)8是F2和F3串接的96bp，F(xiàn)11是F1、F2和F3串接的141bp，經(jīng)驗證，F(xiàn)1、F2、F3、F7、F8、F11均在一定程度上阻抑玉米根蟲發(fā)育或導致死亡。本申請還驗證了對應SEQIDNO:818第95至第695位的SEQIDNO:182，對應SEQIDNO:818第95至第520位的SEQIDNO:704,含有SEQIDNO:818片段的SEQIDNO:820。上述dsRNA飼喂玉米根蟲后，玉米根蟲的發(fā)育受到阻抑或死亡。本申請可以通過在害蟲食物中提供dsRNA分子，限制或消除鞘翅目害蟲的侵襲。
北京知識產(chǎn)權法院于2019年12月12日作出（2017）京73行初2601號行政判決：駁回原告孟某都技術有限公司的訴訟請求。宣判后，某技術有限公司不服，提起上訴。最高人民法院于2021年6月24日作出（2020）最高法知行終172號行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為，本案的爭議焦點是有關申請專利權利要求1中的技術方案（b）（c）（d）是否得到說明書的支持。
本申請要解決的技術問題是提供能抑制鞘翅目昆蟲特定基因表達的dsRNA序列。針對這一技術問題，本申請驗證了針對SEQIDNO:818序列的dsRNA分子F1-F3、F7、F8、F11等具有阻抑玉米根蟲發(fā)育或導致其死亡的活性。孟某都技術有限公司據(jù)此認為，與SEQIDNO:818具有90%同一性的dsRNA通常足以產(chǎn)生基因阻抑的作用，本領域技術人員也有能力確定哪些核苷酸能夠產(chǎn)生基因阻抑作用。
dsRNA是否能成功沉默靶標mRNA，取決于其進入昆蟲體內(nèi)是否能被Dicer成功結合，并且切割后的siRNA群是否存在能夠引起靶基因沉默的siRNA，以及所述有沉默效果的siRNA在siRNA群里的占比是否足以引起靶基因的沉默。如果dsRNA不能被Dicer酶結合，或者切割后產(chǎn)生的siRNA群中不存在能夠引起靶基因沉默的siRNA，或者存在有沉默作用的siRNA，但其占比過低，無法在效應時間內(nèi)成功沉默靶基因，則認為該dsRNA無法沉默靶基因。
對于（b）方案是否得到說明書支持的問題。本申請的（b）方案采用了90%同一性限定，意味著有10%的不同，約100個堿基的不同。針對這些序列設計的dsRNA，無法確定其是否能與Dicer結合，進而被降解為siRNA，以及其形成的siRNA群中必然含有能沉默SEQIDNO:818的siRNA。因為，siRNA的抑制效果具有位置效應，由于不清楚切割dsRNA產(chǎn)生的siRNA靶向位置，因此，無法判斷siRNA是否必然具有抑制靶基因的效果。孟某都技術有限公司在一審提交的證據(jù)9中也顯示“早期觀察顯示，只有約50%的與靶mRNA完全互補的siRNA或shRNA導致靶mRNA的有效沉默。數(shù)年間，siRNA功效差異的原因是完全未知的”，證據(jù)9提到了一些改進方案，但這仍不足以使本領域技術人員預期siRNA的沉默效果。因此，在不清楚與SEQIDNO:818有10%的不同具體位于哪些位點時，并且本申請僅驗證了與靶標完全互補的F1-F3、F7、F8、F11、SEQIDNO:704、SEQIDNO:818能沉默靶基因的情況下，由于siRNA效果的不可預判性，本領域技術人員無法預判與靶標有90%同一性的dsRNA是否能夠被切割產(chǎn)生具有沉默活性的siRNA。即便能夠產(chǎn)生具有沉默靶標基因的siRNA，但由于Dicer酶隨機切割dsRNA時，本領域技術人員不能明確哪些片段有沉默活性，更不能確定有沉默活性的siRNA在切割dsRNA產(chǎn)生的眾多siRNA群里占比會達到多少，其是否能達到起效的濃度。因此，對于（b）涉及的技術方案，得不到說明書的支持。
對于（c）方案是否得到說明書支持的問題?？紤]到SEQIDNO:818中還包含4個堿基采用n的限定（任意堿基），其連續(xù)21個堿基序列包含了約1000個siRNA序列。對于本領域技術人員來說，雖然針對已知的靶標設計siRNA有著通用的原則，但綜合前述切割dsRNA產(chǎn)生siRNA并沉默靶基因的原理可知，RNAi的機理在本申請優(yōu)先權日2005年時尚未完全闡明，其與簡單的核苷酸序列雜交不同，受到影響因素遠超出核酸雜交。本領域技術人員無法預期SEQIDNO:818任意連續(xù)21段的約1000個siRNA均有抑制效果，甚至無法預期該靶序列上能合理設計出多少具有抑制效果的siRNA。雖然現(xiàn)有技術提供了siRNA的設計網(wǎng)址、軟件，其也僅是綜合上述諸多考慮因素進行設計，網(wǎng)址或軟件通常不會給出近千余條siRNA設計結果，同時網(wǎng)址或軟件通常也無法保證設計的每一條siRNA均具有沉默效果。siRNA設計網(wǎng)址、軟件等僅能提供作為參考，所述siRNA是否具有沉默活性，仍需通過實驗進行具體驗證。因此，本領域技術人員無法判斷（c）方案要求保護的siRNA序列是否具有以及哪些序列具有沉默靶標基因的能力，得不到說明書的支持。
對于（d）方案，由于（b）和（c）得不到說明書的支持，其互補序列也得不到說明書的支持。
裁判結果
北京知識產(chǎn)權法院于2019年12月12日作出（2017）京73行初2601號行政判決：駁回原告孟某都技術有限公司的訴訟請求。宣判后，某技術有限公司不服，提起上訴。最高人民法院于2021年6月24日作出（2020）最高法知行終172號行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判要旨
權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。對于本領域技術人員基于說明書記載的實驗數(shù)據(jù)以及相關的技術內(nèi)容等，無法合理確定權利要求限定范圍內(nèi)的所有技術方案均能夠實現(xiàn)發(fā)明所要實現(xiàn)的技術效果，解決其所要解決的技術問題的，一般可以認定相關權利要求得不到說明書支持。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》（2020年修正）第26條第4款
一審：北京知識產(chǎn)權法院（2017）京73行初2601號行政判決（2019年12月12日）
二審：最高人民法院（2020）最高法知行終172號行政判決（2021年6月24日）
